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miércoles, 17 de junio de 2015

Solicitud de denominación social v marca notoria



La Resolución de 5 de mayo de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), tiene un singular interés porque trata de la difícil relación que plantean la elección y el uso de las denominaciones sociales y su posible colisión y confusión con derechos de propiedad industrial vinculados a signos distintivos amparados en la legislación especial. El punto de partida es también especial porque nos encontramos ante la actuación del Registrador Mercantil Central que denegó la denominación solicitada “Tabacalera Española, S.A.” en tanto no se aportara autorización de la persona física o jurídica afectada, que resultaba ser Altadis, S.A., como titular de la marca Tabacalera.




Es especial la actuación registrada en este caso porque en la certificación denegatoria no se incluye una nota de calificación en la que el Registrador Mercantil puede expresar los motivos de la denegación, que dado el carácter esquemático de aquella certificación, no tienen cabida en la misma.



A la nota de calificación siguió una solicitud de calificación sustitutoria que llevó a cabo otro Registrador confirmando la inicial nota de calificación del Registrador Mercantil Central. Tras ello se interpuso el correspondiente recurso que motivó la Resolución que comento.



La Resolución desarrolla con amplitud distintas cuestiones. La primera de ellas es la relativa a cómo valorar la identidad entre una denominación solicitada y otra preexistente:



“La atribución de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles –u otras entidades a las que también se les reconoce aquélla–, hace necesario asignarles un nombre o denominación que las identifique en el tráfico jurídico como sujetos de Derecho. Tal función de identificación impone una asignación única y de carácter exclusivo, de modo que ninguna sociedad ostente una denominación idéntica a la de una sociedad preexistente (artículo 7 de la Ley de Sociedades de Capital). Nuestro sistema, que concibe la denominación como un atributo de la personalidad jurídica, sigue en materia societaria el principio de libertad de elección, siempre que (además de que no contraríe la Ley, las buenas costumbres o el orden público) sea única y novedosa, sin inducir a error, tanto en la identidad misma, como en la clase o naturaleza de la sociedad (cfr. artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil), o generar confusión en el tráfico respecto de las actividades sociales que desarrolle o se proponga desarrollar. (cfr. artículo 402 del Reglamento del Registro Mercantil). En definitiva, cada denominación social ha de permitir la identificación e individualización de una sola sociedad, que tendrá derecho a usarla con carácter exclusivo y excluyente, y que no pueda llevar a error o confusión en las personas (ya sean otros empresarios, o consumidores o usuarios) a las que su actividad vaya dirigida, ni en el tráfico mercantil en general.



La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta entre ellas, sino también a lo que se conoce como «identidad sustancial» o «cuasi identidad», cuando –aun en ausencia de coincidencia absoluta o textual–, una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión de tratarse de la misma denominación.



Así, el artículo 407.1 del Reglamento del Registro Mercantil prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Y el artículo siguiente, en su primer punto, precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias (…)». Con mayor concreción, al regular la calificación del registrador Mercantil Central, el artículo 10.3 de la Orden de 30 de diciembre de 1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el Reglamento serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros Mercantiles".



El recurrente debatió el carácter genérico de algunos elementos contenidos en la denominación solicitada, carentes de efecto distintivo, lo que lleva a la DGRN a hacer una consideración interesante sobre la aplicación de la jurisprudencia dictada en relación con la legislación de marcas a conflictos sobre denominaciones societarias:



“El hecho, alegado, de que la jurisprudencia y doctrina, en materia de marcas, establezca que los signos y nombres genéricos y los geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación en el ámbito y para la regulación para la que se dicta: composición, registro y protección de marcas, identificadoras de productos y servicios, y no para la composición y concesión de denominaciones sociales cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas. La deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales –tema sobre el que se volverá de modo más amplio en el considerando siguiente– no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo contrario”.



La segunda cuestión viene motivada por la denegación de la denominación solicitada por su eventual conflicto con una marca notoria. La denegación invocó el artículo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil, en concordancia con la disposición adicional decimocuarta de la Ley de marcas. La postura de la calificación registral que confirma la Resolución se explica, entre otros, en los párrafos que a continuación transcribo:



“Los conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jurídica y la económica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser difícil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominación social es un factor de diferenciación. El conflicto se agudiza cuando, además, hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc,…). Tales conflictos habían sido ya abordados por este Centro Directivo, señalando, que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal (cfr. Resoluciones de 11 de septiembre de 1990 y 24 de febrero de 1999). En principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras, pero también se ha reconocido y reclamado la necesidad de una coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial”.



Esa necesaria coordinación obliga a analizar solicitudes denominativas tomando en cuenta signos distintivos existentes:



“Queda claro, pues, que no podrán reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados. Y por marca o nombre comercial notorios se ha de entender, conforme al artículo 8.2 de la citada Ley de Marcas, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general, distinción ésta entre notoriedad y renombre que establece el legislador sobre la base de la generalidad del conocimiento de una marca o nombre comercial (limitado a un sector de la actividad económica en el primer caso y general en el segundo) que no es fácil de determinar si puede trasladarse con los mismos criterios con que se resuelve su confrontación entre ellas al ámbito de colisión que se plantea entre las mismas y una denominación social.






A diferencia de la Ley de Marcas de 1988 en que el Registro de la Propiedad Industrial examinaba de oficio si el signo solicitado incurría en prohibiciones, fueran éstas absolutas o relativas, en la Ley de Marcas vigente de 2001 –alineándose con los sistemas mayoritarios en el entorno  europeo y, en particular, con el sistema de marca comunitaria– se contemplan una serie de prohibiciones absolutas (artículo 5) que son examinadas de oficio por el encargado competente del Registro de la Propiedad Industrial, y otra serie de prohibiciones relativas (artículo 6) la invocación de las cuales se encomienda exclusivamente a la iniciativa particular de los interesados, mediante el trámite de las oposiciones. En el procedimiento establecido para la concesión de una reserva de denominación social por parte del Registro Mercantil Central no existe este sistema de publicidad por lo que, a falta de una posibilidad del titular del signo notorio o renombrado de oponerse a la concesión de una denominación social, ha de ser el registrador Mercantil Central quien actúe de oficio, en defensa tanto del interés particular de quien no puede defenderse por sí en este procedimiento, como en defensa del interés general de la ausencia de confusión en el tráfico mercantil y en el mercado. Tal defensa del interés general ha sido reconocida por el Tribunal Supremo (cfr. las Sentencias, Sala Primera, citadas en los «Vistos»), remarcando que los preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy, Ley de Sociedades de Capital) y del Reglamento del Registro Mercantil que disciplinan esta materia constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés, no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil”.



Madrid, 17 de junio de 2015